Czy to koniec zamieszania z nagłówkami klas?
Sprawa, która została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 11 października 2017 r. C-501/15P (pobierz tutaj) dotyczyła sporu zapoczątkowanego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). EUIPO zarejestrował znak graficzny , sprzeciw wobec decyzji o rejestracji złożyła spółka Cactus SA uprawniona z rejestracji wcześniejszych znaków słownego i graficznego znaku CACTUS . Zarejestrowany późniejszy znak towarowy obejmował towary i usługi z klas 31, 39 i 44. Znaki podmiotu, który wystąpił ze sprzeciwem korzystają z ochrony dla towarów w wielu klasach, w tym 31, 35 i 39. Różnica polegała na tym, że znak graficzny składającego sprzeciw, nie korzystał z ochrony w porównaniu do znaku słownego dla „produktów spożywczych niewymienionych w innych klasach; naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; świeżych owoców i warzyw”.
Wydział Sprzeciwów uznał sprzeciw za uzasadniony w odniesieniu do „ziaren naturalnych roślin i kwiatów” z klasy 31 oraz „ogrodnictwa, szkółek roślinnych, usług ogrodniczych” z klasy 44. W konsekwencji, zgłoszenie znaku zostało przyjęte w odniesieniu do usług z klasy 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
Właściciel znaku CACTUS OF PEACE CATUS DE LA PAZ złożył odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Zostało ono uwzględnione i sprzeciw oddalono w całości. Izba Odwoławcza uznała, że Wydział Sprzeciwów popełnił błąd stwierdzając, że wnoszący sprzeciw wykazał rzeczywiste używanie swoich znaków w obrocie w odniesieniu do usług „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych”.
Spółka CACTUS SA nie zgodziła się z w/w rozstrzygnięciem i wniosła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji. Sąd UE uwzględnił skargę w części dotyczącej oddalenia sprzeciwu z tego powodu, że usługi „sprzedaży detalicznej naturalnych roślin i kwiatów, nasion i ziaren; owoców i warzyw świeżych” z klasy 35 nie były objęte wcześniejszymi znakami towarowymi oraz w zakresie oddalenia sprzeciwu dotyczącego „naturalnych roślin i kwiatów; nasion i ziaren” z klasy 31.
Odwołanie od wyroku złożył Urząd. Urząd zarzucił Sądowi, iż dokonał błędnej interpretacji wcześniejszych wyroków Trybunału w sprawie IP Translator (C-307/10, pobierz tutaj) oraz Praktiker Bau (C-418/02, pobierz tutaj). Ta błędna wykładnia miała doprowadzić do stwierdzenia, że używanie wszystkich ogólnych oznaczeń wymienionych w nagłówku klasy 35 rozciąga ochronę wcześniejszych znaków towarowych na wszystkie usługi należące do tej klasy, w tym usługi polegające na sprzedaży detalicznej towarów.
Przypomnijmy, że w praktyce w zgłoszeniach znaków towarowych wnioskodawcy posługują się tytułami klas, zamiast przedstawienia szczegółowej listy towarów lub usług z danej klasy. Praktyka ta miała na celu zapewnienie sobie jak najszerszej ochrony, przyjmowano bowiem założenie, że wykaz obejmuje nie tylko towary i usługi wymienione w nagłówku, ale wszystkie inne wymienione w danej klasie.
Urzędy w części państw Unii uznawały, że rzeczywiście taka rozszerzona ochrona ma miejsce, w niektórych np. w Polsce, uznawano, że zakres ochrony jest węższy i obejmuje tylko towary i usługi, które zostały dosłownie wskazane w wykazie. W wyroku IP Translator Trybunał uznał możliwość użycia ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej, zastrzegł jednak niezbędność dochowania jasności i precyzji w odniesieniu do towarów i usług, wobec których zgłaszający wnosi o ochronę. Zdaniem Trybunału to zgłaszający powinien określić, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym wskazanej klasy, czy tylko ich część. W drugim przypadku zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie. Konsekwencją wyroku IP Translator było wydanie przez Urząd komunikatu nr 2/12, w którym ograniczono w odniesieniu do unijnych znaków towarowych zgłoszonych przed dniem 21 czerwca 2012 r. zasięg ogólnych oznaczeń tytułu klasy do wszystkich towarów lub usług z wykazu alfabetycznego danej klasy, a nie do wszystkich towarów i usług należących do danej klasy.
W rozpatrywanej sprawie Cactus, Urząd podnosił, iż jest oczywiste, że usługi sprzedaży detalicznej należą do klasy 35, jednak ani usługi sprzedaży w ogólności, ani usługi sprzedaży detalicznej naturalnych roślin nie są zawarte w wykazie alfabetycznym tej klasy. Sąd popełnił zatem błąd stwierdzając, że wcześniejsze znaki towarowe były objęte ochroną w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej.
Natomiast w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Praktiker Bau, który również był powołany w sprawie, Trybunał uznał, że dla celów rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do usług nie jest konieczne dokładne określenie danej usługi. Jest to natomiast konieczne w odniesieniu do danego towaru, którego dotyczą te usługi.
EUIPO zarzuciło w rozpatrywanej sprawie Cactus, że Sąd dokonał błędnej interpretacji wyroków IP Translator i Praktiker Bau poprzez uznanie, że orzecznictwo wynikające z tych wyroków nie wywoływało skutków wstecz, oraz niesłuszne stwierdzenie, że oznaczenie w tytule klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego obejmuje wszystkie usługi należące do tej klasy, w tym usługi sprzedaży detalicznej każdego produktu.
Trybunał orzekł, iż zarzuty EUIPO nie są zasadne. Trybunał przypomniał, że w wyroku IP Translator orzekł, iż w celu przestrzegania wymogów jasności i precyzji zgłaszający znak towarowy, który posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka danej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu identyfikacji towarów lub usług, w odniesieniu do których wnosi on o ochronę znaku towarowego, powinien uściślić, czy zgłoszenie do rejestracji dotyczy wszystkich towarów lub usług wskazanych w alfabetycznym wykazie danej szczególnej klasy, czy też jedynie niektórych z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie. Trybunał zwrócił uwagę, że komunikat nr 2/12 wydany przez EUIPO nie powinien podważać tego orzecznictwa i prowadzić do ograniczenia zakresu ochrony znaków towarowych zarejestrowanych przed ogłoszeniem wyroku IP Translator w odniesieniu do towarów i usług wskazanych przez ogólne określenia nagłówka klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego do samych produktów lub usług wskazanych w alfabetycznym wykazie tej klasy, i do odmówienia, aby rozciągała się ona zgodnie z komunikatem nr 4/03 na wszystkie towary i usługi należące do tej klasy. Sąd słusznie zatem stwierdził, iż orzecznictwo wynikające z wyroku IP Translator nie stosowało się do wcześniejszych znaków towarowych. Jeśli zaś chodzi o wyrok Praktiker Bau to w ocenie Trybunału, Sąd słusznie stwierdził, że dotyczy on wyłącznie zgłaszania jako unijnych znaków towarowych i nie dotyczy zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy zarejestrowany w momencie ogłoszenia tego wyroku.
Rozstrzygnięcie Trybunału jest słuszne, Trybunał potwierdził za rzecznikiem generalnym M. Campos Sanchez Bordona w opinii do sprawy Brandconcern, iż stosowanie w praktyce wykładni dokonanej przez Trybunał zależy od etapu postępowania tzn. czy mamy do czynienia ze zgłoszeniem znaku towarowego czy już z jego rejestracją. Jeśli dokonujemy interpretacji wykazu towarów i usług objętych już zarejestrowanym znakiem towarowym (z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia właśnie w rozpatrywanej sprawie, w której dokonywano interpretacji zakresu ochrony wcześniejszych znaków spółki Cactus SA). Dopuszczenie by późniejsza wykładnia dotycząca zgłaszania znaków towarowych wpływała na zakres ochrony przyznanej wcześniej zarejestrowanym znakom towarowym, byłoby sprzeczne z zasadą pewności prawa, podważałoby prawa nabyte do już zarejestrowanych znaków towarowych.
Artykuł Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Cactus C-501/15P pochodzi z serwisu Blog Kancelarii GKR Legal.
