PUMA vs. PUMA-SYSTEM – spór o granice ochrony renomowanych znaków towarowych

Nawet wyjątkowa renoma znaku towarowego nie przesądza automatycznie o rozszerzeniu jego ochrony wobec dowolnych towarów i usług  – taki wniosek płynie z wyroku Sądu UE z 10 marca 2021 r. w sprawie T-71/20. Wyrok stanowi rozstrzygnięcie sporu pomiędzy gigantem sportowym PUMA AG, a niemiecką spółką technologiczną CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH, która pod oznaczeniem PUMA-SYSTEM stworzyła systemu technologiczny do maszyn stosowanych przy obróbce drewna i metalu.

1. PUMA vs. PUMA-SYSTEM – przebieg sporu

W 2017r. spółka CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH zgłosiła do rejestracji w EUIPO słowny znak towarowy „PUMA SYSTEM” dla oznaczania towarów i usług w klasach 7, 9, 16 i 42, m. in. dla takich towarów jak maszyny do obróbki drewna i metalu, dedykowany system technologiczny oraz dla odpowiednich usług. Chociaż rejestracja znaku dotyczyła w dużej mierze bardzo odległych towarów i usług, z zupełnie innej branży, niż ta, w której działa PUMA, spółka zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego, opierając się na wcześniejszych znakach towarowych PUMA oraz ich renomie.

Pomimo stwierdzenia podobieństwa między spornymi znakami, Wydział Sprzeciwów EUIPO wydał decyzję odrzucającą sprzeciw w całości. Na skutek odwołania się PUMY od tej decyzji, Izba odwoławcza EUIPO podtrzymała decyzję urzędu w przeważającym zakresie, a tylko co do części towarów z klasy 9 (jak m.in. słuchawki, zestawy słuchawkowe, telefony komórkowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe czy komputery przenośne) uznała sprzeciw za zasadny. PUMA nie poddała się jednak bez dalszej walki i zaskarżyła decyzję odwoławczą do Sądu UE.  W ostatnim czasie zapadł wyrok w tej sprawie, z którego płyną bardzo ciekawe wnioski.

1. Rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych

W opisywanych sporze PUMA powołała się na art. 8 ust. 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej: „Rozporządzenie ZTUE”). Powyższy przepis zapewnia rozszerzoną ochronę znakom towarowym cieszącym się renomą.

Aby znak towarowy korzystał z rozszerzonej ochrony, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1. wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą (a zatem jest znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców),
2. kwestionowany znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego,
3. istnieje prawdopodobieństwo, że używanie kwestionowanego znaku towarowego przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych ma zastosowanie nawet wtedy, gdy towary i usługi objęte zgłoszeniem kwestionowanego znaku towarowego nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wcześniejsze renomowane znaki towarowe. Przy powołaniu się na wspomniany artykuł 8 ust. 5 Rozporządzenia ZTUE nie jest również wymagane udowodnienie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd. Wystarczy, że istnieje związek pomiędzy spornymi znakami, niebezpieczeństwo, że kwestionowany znak towarowy może być kojarzony (łączony) przez właściwy krąg odbiorców z wcześniejszymi znakami towarowymi.

• Wyrok Sądu UE z 10 marca 2021 r. w sprawie T-71/20.

10 marca 2021r. przed Sądem UE zapadło rozstrzygnięcie dotyczące opisywanego sporu, które można nazwać jedynie połowicznym sukcesem PUMY.

Sąd UE początkowo wskazał, że Izba Odwoławcza nie była konsekwentna, jeśli chodzi o uznanie sprzeciwu za zasadny w odniesieniu do części towarów z klasy 9 jak np. „komputery przenośne” i „słuchawki” oraz jednoczesne odrzucenie sprzeciwu wobec wielu szerszych, obejmujących wspomniane towary terminów, a także towarów pokrewnych, jak na przykład, „sprzęt komputerowy”, „komputery” czy „komputerowe urządzenia peryferyjne”. W tym względzie, Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej co do części niewyspecjalizowanych towarów i usług w klasach 7, 9, 16 i 42 skierowanych do ogółu społeczeństwa.

W pozostałym zakresie, dotyczącym takich towarów i usług jak maszyny do obróbki drewna i metalu oraz odpowiednie oprogramowanie i usługi, skarga PUMY została oddalona.

Sąd UE w uzasadnieniu wyroku, wydał szereg wartych omówienia tez, dotyczących zakresu ochrony renomowanych znaków towarowych znanych marek, takich jak PUMA.

Jak wskazał Sąd UE – rodzaje szkód, o których mowa w art. 8 ust. 5 Rozporządzenia ZTUE, jeżeli występują, wynikają z pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a zgłoszonym znakiem towarowym, na podstawie którego właściwy krąg odbiorców tworzy związek między tymi dwoma znakami. Istnienie takiego związku w świadomości opinii publicznej stanowi warunek konieczny, do objęcia rozszerzoną ochroną znaków towarowych cieszących się renomą.

Jednocześnie Sąd UE podkreślił, że okoliczność, że zgłoszony znak towarowy i wcześniejszy znak towarowy są podobne oraz że wcześniejszy znak cieszy się wyjątkową renomą, nie może automatycznie wystarczać do stwierdzenia związku między tymi znakami.

Chociaż podobieństwo towarów lub usług nie jest wymogiem, z drugiej strony towary lub usługi, dla których porównywane znaki towarowe są zarejestrowane lub zgłoszone, mogą się tak bardzo różnić od siebie, że wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby właściwy krąg odbiorców kojarzył zgłoszony znak towarowy z wcześniejszym dobrze znanym znakiem.

W ocenie Sądu UE, w części w jakiej skarga została oddalona, w opisywanym sporze brak jest związku między porównywanymi znakami towarowymi, co wynika, z faktu bardzo odmiennego charakteru rozpatrywanych towarów i usług. W tym zakresie, zgłoszony znak towarowy obejmuje wysoce wyspecjalizowane towary i usługi, a mianowicie maszyny do obróbki drewna i metalu oraz odpowiednie oprogramowanie i usługi. Ze względu na szczególny charakter tych towarów i usług, szczególny, wyspecjalizowany krąg odbiorców, do których są one skierowane oraz brak argumentów ze strony skarżącego w odniesieniu do tych konkretnych towarów i usług, a także z uwagi na fakt, że oznaczenia rozpatrywane nie są identyczne, pomimo siły renomy wcześniejszych znaków i stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi oznaczeniami, właściwy krąg odbiorców nie stworzyłby związku między spornymi znakami towarowymi – orzekł Sąd.

Prada też musiała ustąpić

Opisywany powyżej spór, nie jest pierwszym, z którego rozstrzygnięcia płyną podobne wnioski. W sprawie toczącej się w 2018r. między gigantem modowym PRADA a hotelem THE RICH PRADA z siedzibą na Bali – pomimo wyjątkowej reputacji znaków towarowych PRADA, dom mody przegrał spór. Wyrokiem z 5 czerwca 2018r. Sąd UE w sprawie T-111/16 utrzymał w mocy w całości decyzję Izby Odwoławczej, zezwalając tym samym na rejestrację znaku towarowego THE RICH PRADA, w braku wykazania przez dom mody PRADA związku pomiędzy znakami w świadomości właściwego kręgu odbiorców. Wyrok ten jest o tyle kontrowersyjny, że znak był zgłoszony i został zarejestrowany dla bardzo szerokiej gamy towarów i usług, obejmujących wszystko, od „kawy”, przez „wynajem maszyn do zamiatania dróg”, po „usługi opieki nad dziećmi” czy „usługi górnicze”.

Podsumowując opisywaną sprawę, można z niej wyciągnąć istotne wnioski. Wyrok Sądu UE podkreśla, że rozszerzona ochrona renomowanych znaków towarowych, nawet tych o wyjątkowo silnej renomie, nie jest nieograniczona. Do zastosowania takiej ochrony, niezbędne jest istnienie jakiegokolwiek powiązania pomiędzy porównywanymi towarami i usługami oraz, co kluczowe, wykazanie istnienia związku między tymi znakami w odbiorze właściwego kręgu odbiorców. Renomowany charakter znaku towarowego nie daje uprawnionemu automatycznie monopolu na użycie tego oznaczenia dla dowolnych towarów i usług.

Autor: Anita Piekutien