Nakaz zniszczenia może być orzeczony nie tylko wobec podróbek, ale także wobec towarów oryginalnych, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody.
Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 13 października 2022 r. wydanym w trybie prejudycjalnym (C‑355/21), zapadłym na tle sprawy polskiej.
Testery przyczyną sporu
Spór dotyczył testerów perfum HUGO BOSS nieprzeznaczonych do sprzedaży. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie została wszczęta przez spółkę Procter & Gamble (działającą na podstawie wyłącznej licencji udzielonej przez Hugo Boss Trade Mark Management) przeciwko polskiej spółce Perfumesco.pl.
Spółka Hugo Boss w celach promocyjnych i prezentacyjnych udostępniała sprzedawcom oraz dystrybutorom flakony perfum HUGO BOSS. Wyglądały one identycznie z przeznaczonymi do sprzedaży perfumami, ale była na nich widoczna informacja, że nie są one przeznaczone do sprzedaży (np. „not for sale” lub „tester”). Próbki te nie były wprowadzane do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani przez spółkę Hugo Boss, ani za jej zgodą.
Spółka Perfumesco.pl oferowała do sprzedaży próbki perfum HUGO BOSS z informacją, że są to testery, oraz wskazywała, że nie różnią się zapachem od zwykłego produktu.
W wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń komornik zajął testery perfum, wód toaletowych i perfum oznaczonych znakiem towarowym HUGO BOSS oraz kodami kreskowymi wskazującymi na ich przeznaczenie do wprowadzenia do obrotu poza EOG oraz produktów, na których kody kresowe zostały zasłonięte lub usunięte. W wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Perfumesco.pl zniszczenie tych produktów, a Sąd Apelacyjny oddalając apelację, utrzymał wyrok sądu I instancji w mocy.
Wątpliwości Sądu Najwyższego
Sądy I i II instancji zezwoliły na zniszczenie towarów w tej sprawie, ale Sąd Najwyższy, do którego skargę kasacyjną złożyła spółka Perfumesco.pl, powziął wątpliwości czy środek w postaci zniszczenia może być orzeczony nie tylko wobec towarów podrobionych, ale także oryginalnych, w przypadku których prawa do znaku towarowego nie zostały wyczerpane.
Występując do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Sąd Najwyższy chciał ustalić, czy art. 10 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej „Dyrektywa”) stoi na przeszkodzie, aby nakaz zniszczenia towarów ze znakiem towarowym mógł być zastosowany wobec towarów oryginalnych, które zostały wprowadzone do obrotu w EOG bez zgody właściciela tego znaku.
Orzeczenie TSUE
TSUE zgadzając się na możliwość orzeczenia zniszczenia towarów wobec towarów oryginalnych, pochodzących z „szarego importu” wskazał, że w świetle art. 10 ust. 1 Dyrektywy, Państwa Członkowskie zapewniają, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów właściwych środków, które obejmują wycofanie z handlu, definitywne usunięcie z handlu, lub zniszczenie. Zgodnie zaś z ust. 3, rozpatrując żądanie zastosowania środków naprawczych, należy brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia a zarządzonymi środkami naprawczymi, a także interesy stron trzecich.
Przepis ten dotyczy wszystkich towarów, co do których stwierdzono, że w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej i nie ogranicza on jego stosowania do określonych rodzajów naruszeń.
Co istotne, sporna regulacja nie wyklucza, że w przypadku niektórych naruszeń środek w postaci zniszczenia towarów nie zostanie zastosowany. To do sądu za każdym razem należy ustalenie w konkretnym przypadku, jaki środek naprawczy powinien zostać orzeczony przy zachowaniu kryteriów, o których mowa art. 10 Dyrektywy.
Podsumowanie
Orzeczenie to jest bardzo korzystne dla właścicieli praw własności intelektualnej, w tym przypadku znaków towarowych. W przypadku wykazania, że produkt narusza prawa własności intelektualnej, niezależnie od formy tego naruszenia, a zatem czy mamy do czynienia z towarem podrobionych, czy oryginalnym, ale wprowadzonym do obrotu w EOG bez zgody właściciela znaku towarowego, na wniosek uprawnionego, sąd może orzec ich zniszczenie,
To do sądu za każdym razem należy ocena, czy zastosowanie takiego środka jest uzasadnione, czy jest on proporcjonalny w okolicznościach danej sprawy i czy nie narusza praw osób trzecich, a zatem czy może być zastosowany.
Orzeczenie TSUE dostępne jest TUTAJ.
