O tym co kryje się pod pojęciem ‘używania znaku towarowego’ nie trzeba zbytnio się rozwodzić. Jest nim choćby oznaczanie towarów znakiem towarowym w celu wprowadzania do obrotu, oznaczanie usług, posługiwanie się znakiem w reklamie czy na dokumentach handlowych. Czy osoba trzecia może korzystać z cudzego znaku towarowego? Może, ale w ściśle określonych granicach. Kwestie związane z wykorzystaniem cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych wymagają rozważenia z jednej strony monopolu właściciela znaku na korzystanie z niego w obrocie, z drugiej zaś możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez innych przedsiębiorców. Zakres owego dozwolonego użytku znaku został określony przez właściwe normy prawne.
Możliwość korzystania z cudzego znaku
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, unijny znak towarowy nie uprawnia właściciela m.in. do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zamiennymi, czy też innych właściwości towarów lub usług. Warunkiem dopuszczalności takiego wkroczenia w zakres wyłączności wynikającej z rejestracji znaku, jest to, aby owo używanie było zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
Powyższy przepis stanowi powtórzenie art. 6 ust. 1 pkt c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Przepis ten został implementowany do polskiego porządku prawnego w art. 156 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jego brzmieniem, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatność zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Przy czym używanie oznaczeń wskazanych w zacytowanym wyżej przepisie jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Wprowadzenie takiego ograniczenia usprawiedliwiono uzasadnionymi potrzebami konsumenta pod warunkiem jednak, że spełnione jest kryterium, iż osoba trzecia używa tych oznaczeń “zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.
Leżący u podstaw art. 12 pkt. c Rozporządzenia EUTM oraz art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 PWP, przepis art. 6 dyrektywy 2008/95 stanowi jedyny fragment ustawodawstwa unijnego, który zawiera wyraźne ograniczenie praw do znaku towarowego. Przyjmuje się, że przepis ten określa jedyne wyjątki od ogólnego systemu ochrony zarejestrowanych znaków towarowych, a zakres dopuszczalnej ingerencji w te prawa wyłączne powinien być interpretowany wąsko.
Jak ustalić granice?
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że warunek „użycia zgodnie z uczciwymi praktykami” oznacza używanie niewkraczające w monopol uprawnionego z rejestracji znaku towarowego. Innymi słowy używanie to powinno nieść ze sobą poszanowanie interesów uprawnionego z rejestracji znaku (vide: wyrok TSUE w sprawie Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v Putsch GmbH., C-100/02, paragraf 24; wyrok w sprawie Anheuser-Busch Inc. v Budjovický Budvar, národní podnik, C-245/02, paragraf 82).
Rozpatrując ten wyjątek z art. 6 dyrektywy 2008/9, TSUE wyraźnie stwierdził, że “użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru” [Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy ./. LA-Laboratories Ltd Oy]. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwym praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy (i) jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie, istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego; (ii) może naruszać wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego lub renomy; (iii) prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku; lub (iv) osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.
Branża motoryzacyjna obfituje w przypadki, w których konieczność użycia cudzego znaku towarowego jest często uzasadniona i konieczna, jednocześnie zaś nie można oprzeć się wrażeniu, że uprawnienie do korzystania z cudzego znaku jest nadużywane i wkracza zbyt daleko w prawa właścicieli znaków. Należałoby zadać pytanie, jakie informacje są potrzebne potencjalnym konsumentom zainteresowanym zakupem akcesoriów samochodowych np. dywaników, listew progowych czy maskownicy, czy części zamiennych. Odpowiedź wydaje się być oczywista, należy ustalić model, rok produkcji, ewentualnie wersję wyposażenia pojazdu.
Zamieszczenie w treści oferty informacji o modelu/ marce samochodu, roczniku jest wystarczające do zidentyfikowania przez konsumenta, czy w istocie poszukuje on tego konkretnego towaru.
Natomiast oferowanie towaru na którym bez zgody właściciela praw naniesiono znak oraz zamieszczanie w ofercie zdjęć z takim znakiem naniesionym na towar, nie mieści się w definicji użycia znaku w celach informacyjnych. Nie zmienia tego dodanie w treści oferty oświadczenia producenta, iż znaku na towarze użyto „jedynie” w celach informacyjnych.
Działanie w warunkach przyzwolenia ustawowego nie może bowiem kolidować z normalnym korzystaniem ze znaku przez uprawnionego z jego rejestracji. Nie można bowiem uznać za uzasadnione ze względu na potrzebę podania odbiorcom informacji o produkcie (stanowiącym np. akcesoria lub części samochodowe) umieszczania znaków towarowych osób trzecich (producentów pojazdów) bezpośrednio i w sposób trwały na tych akcesoriach lub częściach samochodowych.
Działanie w warunkach przyzwolenia ustawowego nie może polegać na oznaczaniu towarów znakiem, do którego prawa wyłączne przysługują uprawnionemu z rejestracji.
Celem omawianej licencji ustawowej, jest jedynie umożliwienie przekazania klientowi treści informacyjnej dotyczącej przeznaczenia bądź właściwości towaru. Trwałe naniesienie znaku towarowego bezpośrednio na towar nie jest konieczne dla poinformowania klienta o właściwościach lub przeznaczeniu towaru. Praktyka rynkowa pokazuje, że oznaczenia wskazujące przeznaczenie akcesoriów lub części z wykorzystaniem cudzych znaków towarowych umieszczane są zazwyczaj na etykiecie bądź opakowaniu lub w treści oferty. W przypadku towarów wprowadzanych na rynek bez opakowań, oznaczenia takie nanoszone są w formie etykiet usuwalnych (np. naklejek, zawieszek). Określona informacja jest zawarta zazwyczaj w części informacyjnej etykiety, wyraźnie wyodrębnionej od części wskazującej na producenta. Charakterystyczny jest również kluczowy w tym zakresie zwrot: „przeznaczony do” (lub zbliżony), który poprzedza wykorzystanie stosownego oznaczenia.
Natomiast naniesienie znaku towarowego w sposób trwały na towarze nie spełnia funkcji informacyjnej, lecz służy ozdobieniu produktu. Czyni go bardziej atrakcyjnym w oczach odbiorców i nie mieści w granicach licencji ustawowej. Zezwolenie na taką ingerencję w monopol uprawnionego z rejestracji znaku towarowego podważałoby sens ubiegania się o rejestracje znaków towarowych.
Zobacz jak możesz współpracować z GKR Legal w zakresie ochrony marki.
Artykuł Granice informacyjnego wykorzystania cudzego znaku towarowego pochodzi z serwisu Blog Kancelarii GKR Legal.
